文 ｜ 侯茹雙
問題的提出
中國實用新型A信息：
申請日：2018.9.17；授權日：2019.6.10。
PCT申請B信息：
申請日：2018.11.20；
進入中國國家階段日：2019.9.10；
其中，PCT申請B要求了實用新型A的優先權，且進入中國國家階段時候，選擇以發明形式進入，且此時中國實用新型A已經授權。
問題：
1、此種情況下，進入中國國家階段的PCT申請B是否可以要求實用新型A的優先權？
2、授權的實用新型A與進入中國國家階段的PCT申請B之間是否會受到彼此的影響？如果會，具體會造成什么樣的影響？
專利法實施細則、專利審查指南的相關規定
I．《專利法實施細則》相關規定
專利法實施細則第32條第2款規定：
申請人要求本國優先權，在先申請是發明專利申請的，可以就相同主題提出發明或者實用新型專利申請；在先申請是實用新型專利申請的，可以就相同主題提出實用新型或者發明專利申請。但是，提出后一申請時，在先申請的主題有下列情形之一的，不得作為要求本國優先權的基礎：（一）已經要求外國優先權或者本國優先權的；（二）已經被授予專利權的；（三）屬于按照規定提出的分案申請的。
專利法實施細則第32條第3款規定：
申請人要求本國優先權的，其在先申請自后一申請提出之日起即視為撤回。
根據專利法實施細則第32條第2、3款的以上規定可知，1）在后申請提出時，在先已經被授權專利權的，不得作為本國優先權的基礎。2）要求本國優先權的，其在先申請自后一申請提出之日起視為撤回。實踐中的操作是，于在后申請初步審查合格之日，同時發出在先申請視為撤回的通知。
這一條款的目的是為了防止就相同的主題提出兩個不同的申請，避免重復授權。
II．《專利審查指南》相關規定
（一）審查指南第三部分第一章5.2.6規定：
在先申請是在中國提出的，要求優先權的國際申請進入國家階段，應當看作是要求本國優先權。
國際申請提出時:
其要求優先權的在先申請的主題有專利法實施細則第32條第2款第(一)、(二) 和(三) 項所列情形之一（非首次申請、已經授權、分案）的，審查員應當發出視為未要求優先權通知書。
不屬于上述三種情況的（即可以作為本國優先權的），由于國際申請的特殊程序，審查員不按專利法實施細則第32條第3款規定對被要求優先權的在先申請作出處理（因為后續可能不會進入中國國家階段）。
國際申請提出后：
對于在國際申請提出之后在先申請被授予專利權的情況，審查員也不處理其有可能造成在先與在后申請重復授權的問題；上述問題均留待后續程序中處理。
即，國際申請進入中國國家階段后的初審階段，審查員是可以不對優先權問題作出處理，可以不發出視為未要求優先權的通知書，上述問題留待后續程序處理。
（二）審查指南第三部分第二章第5.6節規定（避免重復授權的審查）
如果進入國家階段的國際申請要求的是在中國提出的在先申請的優先權，或者要求的是已經進入中國國家階段的在先國際申請的優先權，則可能造成重復授權。為避免重復授權，對此兩件專利申請的審查，適用本指南第二部分第三章第6節的規定(關于重復授權的規定)。
需要注意的是，在上述兩種情形中，如果出現了視為未要求優先權或優先權不成立的情況，則在先申請可能成為破壞該國際申請新穎性的現有技術或抵觸申請。
（三）審查指南第一部分第一章第6.2.2.1節規定（要求本國優先權）
在先申請和要求優先權的在后申請應該符合下列規定：
……
(3) 該在先申請的主題，尚未授予專利權。
……
審查上述第(3) 項時，以要求優先權的在后申請的申請日為時間判斷基準。
在先申請不符合上述規定情形之一的，針對不符合規定的那項要求優先權聲明，審查員應當發出視為未要求優先權通知書。
問題分析及結論
PCT申請B提出之時（2018.11.20），由于中國實用新型A仍然處于在審狀態，不屬于專利法實施細則第32條規定的不得作為本國優先權基礎的情形，因此PCT申請B的優先權成立。
PCT申請B進入中國國家階段之時（2019.9.10），首先進入初審階段，在此階段，中國實用新型A已授權，雖然此時已經可能會造成重復授權，但由于國際申請的特殊程序，初審審查員可以不對優先權進行處理，上述問題留待后續實審程序處理。
PCT申請B進入實質審查階段時，專利局將首先審查優先權是否成立，當優先權成立時，再審查是否構成重復授權，具體如下：
a. 優先權是否成立的判斷：
國際申請進入中國國家階段后，如果在先申請在國際申請日之前已經授權，則其優先權聲明視為未提出，即不能享有優先權，相應的，該申請的相關日不是優先權日，而是申請日。這種情況下，專利局將發出“視為未要求優先權通知書”，相應的，在先申請可能成為破壞該國際申請新穎性的現有技術或抵觸申請。
本案中，PCT申請B國際申請日之時，在先中國實用新型A并未授權，因此不屬于視為未要求優先權的情況。本案中，優先權成立，在先的實用新型A不構成抵觸申請。
b. 是否構成重復授權的判斷：
如果發明和實用新型的權利要求范圍相同，由于實用新型已經授權，審查員只能要求申請人修改發明申請，如果不修改，則發明視為撤回；或者修改仍不符合規定，則駁回發明（注意：此情況與同日一案兩請的可選擇放棄實用新型的處理方式不同，只能修改在后的發明，申請人無對實用新型或者發明進行選擇處理的選擇權）。如果權利要求范圍不同，則發明可以順利授權。
綜上，本案中PCT申請B的優先權成立，已經授權的中國實用新型A不受影響，申請人需要確保的僅僅是，發明的保護范圍不同于實用新型。
比較研究
思考再推進一步，我們來將要求中國優先權的PCT國際申請進入國家階段之后的處理與要求普通本國優先權的發明專利申請進行比較研究，看看會得到什么結論。
對于普通本國優先權，即先提出實用新型申請，之后提出發明申請，并要求實用新型申請的優先權。一般的，在后發明提出時，如果優先權成立，在先實用新型會視為撤回（情況1）；或者，在后發明被認為優先權不成立（情況2）。針對情況1，顯然只可能存在一個專利權；對于情況2，實用新型會成為抵觸申請或現有技術，影響發明的授權,很大可能也是只存在一個專利權。
本案中，PCT申請B國際申請日時中國實用新型A還未授權。如果按本國優先權的規定，應當對實用新型作為視為撤回的處理，但由于國際程序的特殊性，導致本案中實用新型并未視為撤回；并且，后續實質審查中，只要發明申請與實用新型的權利要求范圍不同，則可以存在兩個專利權。
兩相比較，可以看到，要求中國優先權的PCT國際申請進入中國國家階段是與本國優先權不同的特殊存在。
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