高通公司承認，674號專利圖1所示的POC系統和Majcherczak的反饋晶體管M6之組合，可以公開674號專利權利要求的全部技術特征。但高通公司辯稱，AAPA（Applicant Admitted Prior Art，即申請人在其專利說明書的背景技術中描述的現有技術）不得用作IPR無效審查的現有技術。

專利審理和上訴委員會（PTAB）在2020年1月3日作出決定，認為本案中AAPA是專利權人自認的現有技術且記載在專利文獻中，屬于專利法311(b)中所述的“由專利或印刷出版物組成的現有技術（prior art consisting of patents or printed publications）”，所以可以作為IPR無效審查的基礎?；诖?，PTAB認為674號專利相對于其背景技術中的POC系統和Majcherczak是顯而易見的。

高通公司不服，上訴至CAFC，被上訴人為蘋果公司，第三人為美國專利商標局（USPTO）。

有意思的是，PTAB做出決定后USPTO很快就反水了，向世人充分展示了其不忘初心、牢記使命的大局意識。USPTO在2020年8月18日印發了由局長Andrei Iancu簽署的一份Memo[2]，開宗明義地指出，不同合議組對31l(b)是否限制IPR無效請求人使用AAPA以及如何限制作出了不同的解釋，該Memo是USPTO對31l(b)關于AAPA的解釋，PTAB所有成員均應遵循。在該Memo中，USPTO認為，AAPA不構成現有技術，但屬于在非常有限的場合下可以考慮的證據種類。

在訴訟程序中，USPTO請求法院將此案發回PTAB重審，以便PTAB可以適用局長簽發的Memo中的指導意見。既然USPTO勇于自我革命，不追求在個案上保全面子，CAFC判決發回重審就是順水推舟的結果。

CAFC判決強調，311(b)所說的“專利或印刷出版物”本身必須是目標專利之前的現有技術，而不能是目標專利中描述的所謂現有技術，例如AAPA，由此將目標專利排除在其現有技術之外。CAFC引述了多份先前判例，認為這樣的解釋與最高法院、巡回上訴法院之前對該條款及關聯條款[3]的解釋保持一致，也是對311(b)更自然合理的解讀。

但CAFC同時指出，IPR無效中并非一概排除AAPA，原因在于，創造性評價中需要考察本專利和現有技術的區別對于本領域普通技術人員來說是否顯而易見，而這與本領域普通技術人員所擁有的背景知識和技術水平密不可分。CAFC在判決中列出了可以使用AAPA的場合，例如，考察證據結合的技術啟示，或者判斷權利要求個別技術特征是否為公知常識，此時，申請人在說明書中描述的現有技術或在意見陳述中自認的現有技術就對申請人自己產生了約束力。

對比CAFC判決和USPTO Memo不難看出，CAFC對USPTO Memo的指導意見進行了司法確認。

Apple v. Qualcomm專利無效案解決了申請人自認的效力與現有技術的法律規定之間的矛盾，同時在創造性評價中增加了適度彈性空間。

讀完本案判決書，筆者的第一印象是，IPR無效程序中的現有技術只能是目標專利申請日之前的印刷出版物或專利類文獻，而目標專利所含的AAPA本身不屬此列，形式上就不適格，在無效程序中不能充當主角，但可以扮演配角或幫襯，助力裁判者達到內心確認。

在IPR無效程序中，蘋果公司主張的證據組合方式為AAPA+Majcherczak，并未主張Majcherczak+AAPA。鑒于此，筆者預測，本案發回重審后，PTAB應該不會依職權審查涉案專利相對于Majcherczak+AAPA是否顯而易見。即便蘋果如此主張且PTAB同意審理，Majcherczak作為最接近的現有技術是否適格，還需要細究其和高通專利的技術問題和發明構思是否相同或者相似。此外，將Majcherczak圖2中除反饋晶體管M6之外的其他三個電路模塊替換為674號專利圖1所示的POC系統，是否有相反教導，是否系公知常識，也會引起激烈爭議。所以，大概率的結局是，PTAB駁回蘋果公司的無效請求，維持674號專利有效。

其實，我國在十幾年前就曾經出現過類似的案例，即，以涉案專利說明書背景技術作為最接近的現有技術請求無效涉案專利。

在99225557.0號實用新型專利無效的口頭審理階段，專利權人承認本專利說明書第1頁中所述的背景技術為本案爭議專利的現有技術。專利復審委員會據此認為，附件2-9及本專利背景技術均可作為本案爭議專利的現有技術用以評價其創造性。專利復審委員會基于專利背景技術和附件2的結合，宣告本專利權全部無效[4]。

然而，北京高院在二審中持不同意見，并表達立場如下：

可能是知道這個案例，最高人民法院在起草《關于審理專利授權確權行政案件若干問題的規定》的過程中，不止一次考慮過這個問題。

例如，2011年11月的上報稿第36條：

再例如，2020年4月的征求意見稿第13條：

在最高人民法院2020年9月公布和施行的版本中，刪除了上述規定。但內行人士應該懂得，這并不意味著上述規定存在法理或邏輯問題，筆者猜測更大的可能性是，專家們覺得這不是普遍的、突出的現象，通過個案即可解決問題，無需寫入司法解釋而浪費條文資源。

雖然中美法律體系和司法傳統有很多不同，但在背景技術能否用作現有技術這一問題上，大家的認識是一致的，中國法院除了分析當事人自認不能架空現有技術的法律規定外，還考慮到了專利權人的自認行為有可能損害他人利益，在中國虛假訴訟頻現、誠信問題突出的情況下展現了獨到的司法智慧，估計美國同行得知后也會豎起大拇指。

中美關于現有技術的規定不盡相同。在中國，有抵觸申請的說法，抵觸申請不屬于現有技術。在美國，沒有抵觸申請的說法，其被現有技術涵蓋。

我國專利法第22條定義“現有技術是指申請日以前在國內外為公眾所知的技術”，并將其作為新穎性和創造性評價的基礎。我國專利法層面上沒有提出“背景技術”的說法，專利法實施細則第17條規定說明書應當包括技術領域、背景技術、發明內容、附圖說明和具體實施方式等五個部分，審查指南多次提及背景技術，尤其是第二部分第二章，例如：

可見，“背景技術”與“現有技術”存在諸多差異，二者不可混為一談。

判斷現有技術有兩個客觀的時間要素：一是目標專利的申請日；二是對比文件的公開日。若對比文件的公開日在目標專利的申請日之前，該對比文件就屬于現有技術；反之，若該對比文件的公開日在目標專利的申請日當日或之后，則不屬于現有技術。

背景技術是指發明的背景，其只是申請人眼中的相關技術，即申請人認為的相對于本發明存在不足的技術或需要改進的基礎。背景技術的撰寫目的主要是為了便于理解本發明和檢索現有技術。受申請人認知范圍、撰寫經驗等主觀因素的影響，背景技術的內容篇幅有限，其是否確實真的就是現有技術，尚未可知。與現有技術不同，背景技術不涉及時間要素。所以，從法律概念上講，一份專利說明書記載的背景技術未必構成該專利申請日之前的現有技術，僅憑一項技術被寫進了專利說明書背景技術部分或申請人稱之為現有技術，就認定它為該專利的現有技術，缺乏學理支撐和法律依據，也沒有客觀事實基礎。同理，也不能因為技術內容寫進了權利要求的前序部分，就認為其為現有技術。

因此，背景技術并非必然屬于現有技術。當然，如果有證據證明背景技術所記載的內容確實在本專利申請日之前已經被公開，它就屬于現有技術。如果申請人掌握了申請日前尚未公開的技術，即使他認為該技術還存在不足并把它寫進本發明的背景技術中，也不能認為該技術就是現有技術。[6]

我們知道，創造性評價是一個以事實認定為基礎的法律問題，但法律問題和事實問題有時混合在一起，并不容易分清。筆者感覺，CAFC一直在努力劃分法律問題和事實問題的界線：AAPA是不是適格的現有技術，是一個法律問題，從證據載體和時間上即可做出判定，當事人的誤認誤判不能對抗法律概念的明確定義；AAPA中某些技術內容的真偽，基本上是一個事實問題，可以適用當事人自認。CAFC似乎認為，即使申請人對背景技術和現有技術性質產生誤判，也只是屬于法律概念的認識錯誤，是可以原諒的，至于背景技術是否為現有技術，必須要看法律的規定和解釋。從庭審錄音來猜測，法官好像很關注AAPA用作無效理由基礎（basis of ground）和用作協助性證據（supporting evidence）的區別，表現出的明顯傾向是不得將AAPA用作創造性評判的基礎或起點（foundation or starting point），但卻認為申請人對部分技術手段的陳述或自認，屬于事實問題，也不容易發生誤判，以后也不應隨意反悔，否則會產生前后矛盾，所以對于AAPA的幫襯性使用（non-basis use），不宜禁止。

通過本案可以看出，CAFC和USPTO意識到了對待AAPA的兩個極端：一個極端是將AAPA直接用作現有技術，顛覆了現有技術的法律規定和證據規則；另一個極端是完全無視AAPA，不考慮本領域普通技術人員的背景知識和應變能力，面對任何技術常識都不敢越雷池一步。為避免走向極端，CAFC和USPTO達成了共識：區別對待現有技術和公知常識，不允許在IPR無效審查程序中將AAPA直接用作現有技術證據，但允許將AAPA融入本領域普通技術人員的腦海中予以考慮，尤其用于認定證據結合的技術啟示或引入公知常識。至于在哪些具體情形下考慮及如何考慮AAPA，從AAPA中尋找技術啟示算不算明顯的事后諸葛亮行為，等等，CAFC沒有給出明確意見，還有待USPTO沖在第一線進行探索實踐。

對現有技術證據嚴格要求，尤其是對最接近現有技術證據的形式和內容都要求嚴格，對公知常識證據的形式和內容靈活把握，美國這一主次分明、寬嚴相濟的做法值得我國借鑒。裁判者一方面不可重實體、輕法律，在突破規則的情況下霸王硬上弓進行比對；另一方面也不能奉行教條主義，機械適用“誰主張誰舉證”，由此拔高無效請求人的舉證難度，降低創造性的門檻。

例如，有些專利像高通674號專利一樣，在說明書中描述了一種背景技術方案，但沒有給出公開號、公開日、標題等信息，導致他人無法檢索到完全相同的對比文件。但無效請求人找到了公開背景技術大部分技術特征的對比文件，也找到了公開發明點的對比文件，只剩下背景技術個別技術特征未被公開。當然，有些無效請求人可能通過提出一些非三性理由引誘專利權人在意見陳述中做出自認。無論如何，此時，未被公開的背景技術個別技術特征就成了無效審理的關鍵點，其是否與發明點密切相關、對創造性的影響有多大、專利權人的自認是否應產生一定程度的禁止反悔以避免明顯的前后矛盾，這很考驗裁判者的經驗和智慧。

此外，Apple v. Qualcomm專利無效案的社會效果是積極的，其不是親專利權人，而是呵護誠實信用和實事求是，可以鼓勵申請人講清楚說明白其專利技術的起點和演進路線，哪些手段是慣常的或公知的，方便業內公眾理解其技術貢獻，方便審查員進行檢索和審查。可以設想一下，如果USPTO拒絕知錯就改，如果CAFC堅持認為AAPA構成專利法意義上的現有技術，導致涉案專利被無效，其結果必然是產生言多必失的寒蟬效應，申請人以后撰寫專利文件時在背景技術中會盡量少講話或講空話套話，不給干貨，最終的長遠結果可想而知。

目前我國無效程序中，在堅持以三性為主線的同時，對非三性理由的重視程度不夠，這導致專利審查中漠視背景技術及其對應技術問題。例如，有觀點認為，只要獨立權利要求的技術方案能夠解決某一技術問題，就不缺乏必要技術特征。筆者對此不敢茍同，理由有二：

第一，這是一個循環論證，每個權利要求的技術方案都能對應到一個技術問題，或上位，或具體。照此邏輯，缺乏必要技術特征的法律條款沒有存在的意義。

第二，忽視了專利和背景技術的相互對照，導致主觀的技術問題變得更加主觀。按照審查指南第二部分第二章3.1.2的規定，獨立權利要求中必要技術特征的總和應該足以構成發明或者實用新型的技術方案，使之區別于背景技術中所述的其他技術方案?？梢?，申請人撰寫專利時，其獨立權利要求的技術方案應該能夠解決背景技術方案無法解決的技術問題，而不是只要能夠解決某一技術問題即可。

總之，美國的Apple v. Qualcomm專利無效案實現了法律效果和社會效果的有機統一，值得點贊。

放眼全球，實務中不乏同日申請多項專利的情形（國外稱之為co-pending applications），同日申請的這些專利具有技術上的關聯性，在說明書中互相引證為背景技術，權利人在授權后基于經濟考慮而放棄部分專利，在此情況下，被訴侵權人能否提出“背景技術抗辯”，即背景技術的方案必然不侵權，或者“進入公有領域抗辯”，即被放棄的背景技術方案已經進入公有領域，所以必然不侵權。再進一步，如果被訴侵權方案和被放棄的背景技術方案稍有不同，是參照適用現有技術抗辯的標準，還是適用比抵觸申請更嚴格的標準？這些問題的回答，有助于維持專利侵權判定邏輯體系的清晰和穩定。

幸好，美國的Apple v. Qualcomm專利無效案為我們澄清法律概念、理順裁判思路，提供了可資借鑒的視角。但我們仍需深刻領悟專利法的基本原理，充分考慮我國的司法現狀，打開國際視野，結合具體案情，貢獻本土智慧。

注：8,063,674號美國專利對應的中國專利ZL20108006270.3的代理人為本文作者宋獻濤，文中圖片來源于蘋果公司在PTAB無效過程中的PPT