編者按:今年8月,國家知識產權局專利局復審和無效審理部從2024年審結的案件中篩選出59件具有典型意義的案件,提煉成72條決定要點,發布《專利復審無效典型案件決定要點匯編(2024)》。乾成知識產權部組織團隊成員對這59件決定進行了研究,梳理出清晰易讀的案情簡介,再加上有深度、有見解的律師點評,供業界參考。今天請看宋獻濤律師對其中一個案件的解讀。
2024年度專利復審無效典型案件決定要點9涉及“特殊管理場所中使用公開的認定”,對應案件為第564031號無效決定,案件基本信息如下:
下面是我們梳理的案情簡介,還有律師點評:
一、案情簡介
(一)請求人的主張和證據
(二)專利權人的質證意見
(三)合議組的認定
二、決定要點
三、律師點評
(一)國知局的認定和云南高院的認定相互矛盾嗎?
(二)保密/私密有時候不能阻卻專利法意義上的公開
(三)微信朋友圈不一定是私密空間
(四)先申請、再上市,這樣的順序絕對不能顛倒
01 案情簡介
專利權人云南路通安防設備有限公司和請求人湖南銀寶科技發展有限公司是安防設備領域的競爭對手。
專利權人擁有名為“平移式安全防護墻"的外觀設計專利(下稱涉案專利),其申請日為2016年7月28日。
據了解,雙方曾因外觀設計專利侵權糾紛在昆明中院【(2020)云01民初3481號】和云南高院【(2021)云民終1759號】對簿公堂。
2020年,請求人曾對涉案專利提起無效宣告請求,但未能如愿以償。2023年4月20日,請求人重整旗鼓,再次對涉案專利提起無效宣告請求。國知局于2023年10月24日舉行口頭審理,2024年1月作出無效決定,宣告專利權全部無效。
(一)請求人的主張和證據
請求人主張,涉案專利的外觀設計已經被證據3公開。證據4用于佐證證據3的公開性。
證據3為云南省高級人民法院作出的(2021)云民終1759號民事判決書及工程竣工驗收證明書的電子件。證據3記載,昆明路通門窗有限公司作為施工單位,于2015年05月15日在云南省第三強制隔離戒毒所安裝了一款安全防護墻,監理單位為玉溪世紀永立建設監理有限公司。該工程的竣工日期為2015年07月06日,驗收日為2015年09月16日。
證據4為可信時間戳認證證書及其所附截圖電子件。
請求人認為:首先,證據3所附施工產品位于第三戒毒所的非私密空間,可以通過戒毒所的大門直接觀察到,且產品的使用、施工也不具有明顯的保密性,相關人員和不特定人群都可以接觸到。其次,產品在施工前也必然被公開銷售,因此,處于公開狀態。最后,戒毒所并非特定人群才能進入的地方,證據4可以用于證明公眾可以合法進入相關同類場所。
請求人強調:該產品安裝于戒毒所戒毒區外部,可以從大門外直接觀測到,無論產品的施工還是后期的使用均不具有保密性,且產品在施工前也必然被公開銷售,因此,處于公開狀態。
(二)專利權人的質證意見
專利權人認為,關于證據3,根據云南省高級人民法院的判決,第三強戒所具有特殊性和私密性,并非一般公眾可以進入的場地,不特定的公眾并非可自由或不受限制地知悉該產品,因此,不構成專利法意義上的公開。證據4中所涉及的李老師是參加法工委組織的調研,同樣屬于特定人群。
(三)合議組的認定
合議組認為:證據3為云南省高級人民法院作出的(2021)云民終1759號民事判決書及工程竣工驗收證明書的復印件,鑒于上述判決書涉及的當事人為本案的請求人和專利權人,在專利權人對上述證據的真實性沒有異議的情況下,合議組對證據3 的真實性予以確認。
合議組認為,焦點問題在于驗收日(2015年09月16日)是否可以作為產品的公開日期。
對此,合議組分析如下:
首先,云南省第三強制隔離戒毒所的特殊性和私密性,主要體現在對于戒毒所內戒毒人員的管理上。根據《公安機關強制隔離戒毒所管理辦法》的相關條款可知,強制隔離戒毒所對探訪人員的主體資格和流程進行了規定,并要求對戒毒區實行封閉管理。上述規定都是針對進入戒毒所內部的戒毒區,或需要與戒毒人員進行接觸的情形。根據證據3所附圖片資料,從圖片中顯示的環境可以看出,該防護墻的安裝地點臨近戒毒所大門口,并可從戒毒所大門口直接觀測到,即使臨時搭建了一些隔離欄,仍處于戒毒所的公共空間,而并非戒毒區內部,很容易被往來的人員看到。可見,該工程所安裝的防護墻并不位于戒毒區內部,而是安置于戒毒所公共區域的戒治區入口外,起到阻止車輛從外部進入戒治區內部的作用,從而保障其內部的安全性。因此,其使用處于一般公眾可以獲知的公共環境中,而并非特定人群才能獲知的保密環境中,即處于公眾想得知即可得知的狀態。
其次,從工程竣工驗收證明書來看,其上僅注有施工單位和監理單位,并無專門的設計單位,可見該工程所安裝的防護墻并非是為云南省第三強制隔離戒毒所定制設計、實施的,即并非針對特定人的定制加工,在無其他證據證明的情況下,應認為是通用產品,因此可認定為該產品已針對任意用戶安裝使用,處于公眾想得知即可得知的狀態,構成專利法意義上的公開。
綜合上述的分析,合議組認為,證據3中所示的安全防護墻,至少在工程驗收之日起已經處于公開狀態,滿足專利法意義上的公開性要求。證據3所示產品的驗收日為2015年09月16日,早于涉案專利申請日,構成涉案專利的現有設計,可以用于評價涉案專利是否符合專利法第23條第1款的規定。
關于證據3民事判決書中作出的“不符合公開要求”的認定,合議組認為:在外觀設計無效宣告審查中,對于人民法院生效判決已確認的事實,可以直接作為定案依據,但本案中證據3中所附產品是否滿足專利法意義上的公開性要求,屬于法律適用而非事實認定,因此,合議組在本無效宣告程序案件審理基礎上依法作出認定。
02 決定要點
對于放置在某特殊管理場所的產品,即使該場所對訪問者資格和訪問流程有一定要求,且其內部存在部分區域實行封閉管理,但如果該產品安裝在該場所門口附近而非封閉管理區域,且經過該場所門外的人員均可以直接觀察到該產品,則應當認定該產品處于公眾想得知即可以得知的狀態,而非處于特定人群才能獲知的保密環境中,從而構成專利法意義上的公開。
03 律師點評
(一)國知局的認定和云南高院的認定相互矛盾嗎?
本案有趣的地方是,乍一看,國知局和云南高院似乎見解不同。但仔細研讀無效決定書后可以發現,本案合議組對事實問題和法律問題進行了區分,對于云南高院生效判決書已確認的事實,合議組自然沒有質疑,也不需要重新查明,但云南高院生效判決書中所附產品是否滿足專利法意義上的公開性要求,屬于法律適用問題,合議組當然可以有自己的判斷和認定。
筆者從公開渠道沒有檢索到云南高院(2021)云民終1759號民事判決書,不知道判決書的相關文字是怎樣描述的,但我們可以相信,合議組必然字斟句酌地研讀判決書中到底認定了什么、沒有認定什么,然后從區辨事實問題和法律問題的角度小心翼翼地表達自己的立場,闡釋是否構成專利法意義上的公開,避免跟生效判決的事實認定產生沖突。
(二)保密/私密有時候不能阻卻專利法意義上的公開
《專利審查指南》關于現有技術的章節規定:處于保密狀態的技術內容不屬于現有技術。所謂保密狀態,不僅包括受保密規定或者協議約束的情形,還包括社會觀念或者商業習慣上被認為應當承擔保密義務的情形,即默契保密的情形。
然而需要注意的是,并非跟保密/私密一沾上邊,就能阻卻專利法意義上的公開。戒毒所實行封閉管理,具有保密性/私密性,這是針對戒毒所內部而言的,但本案中防護墻的安裝地點臨近戒毒所大門口,并可從戒毒所大門口直接觀測到,處于戒毒所的公共空間,其使用處于一般公眾可以獲知的公共環境中,而并非特定人群才能獲知的保密環境中,即處于公眾想得知即可得知的狀態。
筆者今年代理的某系列專利無效行政訴訟案【共三案,(2025)京73行初5711號、6506號、6867號,對應三件專利】,基于相同的使用公開證據鏈【證據1是對請求人A公司在專利申請日前公開銷售給B制衣廠、至今仍在B制衣廠運營的某大型機電設備進行公證保全的公證書,證據2是該設備的銷售合同,證據3是B制衣廠分三筆向A公司支付貨款的銀行流水】,就涉及保密條款能否阻卻銷售公開的問題。
該系列專利在國知局全部被宣告無效,此后,專利權人向北京知產法院提起訴訟,認為證據2的銷售合同包含了保密條款:B制衣廠同意其不得向任何第三方公開或披露從A公司處接收到的任何信息,尤其是“設備”技術規格。專利權人認為,該合同中的買方實質上就設備的技術規格等信息承擔保密義務,使得有關技術內容并非處于公眾想得知就能夠得知的狀態,因此相應的銷售行為不屬于專利法意義上的公開。
A公司認為:該保密條款是要求制衣廠這樣的買方承擔保密義務,不得公開或披露A公司機器設備信息,但該保密條款不是對A公司公開銷售的限制,不會對一般公眾(有購買意向的客戶)的購買造成影響。
上述三案分別由三位法官承辦,但均未支持專利權人的主張。三份判決的文字表述有所不同,但均認為:證據1、2、3形成完整證據鏈可以證明該機器設備的公開銷售時間在專利申請日之前。證據2合同買賣雙方并無明確利害關系,且公開銷售行為已經完成,可以證明不特定公眾可以通過購買的方式獲得該設備相關的技術內容,處于公眾想得知就能得知的狀態,構成專利法意義上的銷售公開。證據2所列保密條款是針對買方進行限制,不能僅憑銷售合同中的保密條款即否定所公開銷售的產品已經處于公眾想得知就能夠得知的狀態。
(三)微信朋友圈不一定是私密空間
上面所講的案例中,國知局和法院都認為,專利法意義上的公開是指處于公眾想得知即可得知的狀態。
筆者上一篇文章所涉及的專利之所以被無效掉,所用的證據是專利權人公司員工微信朋友圈的照片。早些年,國知局對于朋友圈的私密性是否阻卻專利法意義上的公開,持保守態度第567225號決定,但近些年趨于開放和務實。第567225號決定認為,基于微信朋友圈具有的與朋友分享生活、工作信息的基本屬性以及在朋友圈進行商品宣傳銷售的營銷形式漸成規模的發展現狀,朋友圈發布的信息是否處于社會公眾想得知即可得知的狀態從而構成專利法意義上的公開,需要結合個案的具體情況進行具體分析。微信用戶kqr朋友圈的大部分內容均與自行車、電動自行車相關產品的宣傳、銷售有關,朋友圈的發布一直延續至今。結合上述多種信息顯示,該朋友圈信息的發布具有明顯的宣傳、推廣產品的意圖,其發布信息的主要目的就是為了推廣和銷售產品,并且上述行為是一個持續發展的過程,符合產品廣告宣傳并實現銷售目的的性質特征。微信用戶kqr于2018年05月05日發布的該朋友圈中圖片所示產品從其朋友圈信息發布之日起即處于對公眾公開狀態具備高度蓋然性,該時間早于涉案專利申請日,在無相反證據足以推翻的情況下,應認定其中圖片所示產品的設計構成涉案專利的現有設計。
(四)先申請、再上市,這樣的順序絕對不能顛倒
第564031號無效決定和第567225號決定的共同點在于,專利無效的證據居然是專利權人自己的在先公開銷售。這說明專利權人在產品上市和專利申請的管理方面十分混亂。在產品上市后再去申請專利,即使僥幸獲得授權,頭頂上也始終懸著一把達摩克利斯之劍。若用于維權且用力過猛,有可能構成濫用訴權,甚至惡意訴訟。
最后再強調一遍:產品上市絕對不能早于專利申請!
特別聲明
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