(本文作者:吳方靜)編者按:今年8月,國家知識產權局專利局復審和無效審理部從2024年審結的案件中篩選出59件具有典型意義的案件,提煉成72條決定要點,發布《專利復審無效典型案件決定要點匯編(2024)》。乾成知識產權部組織團隊成員對這59件決定進行了研究,梳理出清晰易讀的案情簡介,再加上有深度、有見解的律師點評,供業界參考。今天請看吳方靜律師對其中一個案件的解讀。
2024年度專利復審無效典型案件決定要點1涉及“以‘違反誠實信用’作為無效理由的舉證與說明”,對應案件為第569528號無效決定,案件基本信息如下:
下面是我們梳理的案情簡介,還有律師點評:
(一)請求人的主張和證據
(二)專利權人的意見和反證
(三)合議組的認定
二、決定要點
三、律師點評
(一)誠實信用原則的法律適用
(二)何為充分舉證?
(三)以細則第11條為無效理由的舉證思路
01 案情簡介
(一)請求人的主張和證據
請求人宋希建(“請求人”)向國家知識產權局請求宣告專利權人為深圳創智芯聯科技股份有限公司(“專利權人”)名稱為“一種亞硫酸金鈉無氰電鍍金液及其電鍍工藝”的發明專利無效,理由涉及權利要求1-3不符合《專利法實施細則》第十一條的規定。
針對上述主張,請求人先后提交了如下證據:
證據1,本專利的授權公告文本;
證據2,專利文獻CN115627505B;
證據3,專利文獻CN115821341B;
證據4,《鍍金與節金新技術》,戴傳忠,雷伊生編著,上海科學普及出版社,1991年2月第1版;
證據5,《電鍍手冊》,張允誠,胡如南,向榮主編,國防工業出版社,2007年1月第3版;
證據6,《電鍍工藝實用技術教程》,王翠平主編,國防工業出版社,2007年8月第1版;
證據7,《簡明電鍍工藝手冊》,傅紹燕編著,化學工業出版社,2017年08月。
請求人根據證據1-7認為,本專利不符合專利法實施細則第十一條的規定,具體而言,專利權人獲得授權的三件專利(證據1-3)都存在編造發明創造內容、明顯不符合技術設計常理、非必要縮限保護范圍的情形,屬于非正常申請。
具體理由要點分別是:
(1)本專利選用了不常見的且用量很少的有機物作為功能助劑,其能否共同存在于一個溶液中且具有所聲稱的功能,缺乏現有技術提供佐證。
(2)本專利中絡合劑的用量較低,不包含亞硫酸鈉等絡合劑,不能實現金穩定分散在電鍍液中,鍍液不穩定。
(3)本專利不使用常規的導電鹽,其濃度不能使電鍍液具有電鍍所需要的導電性。
(4)本專利權利要求1中將構成復合整平劑和復合穩定劑的兩種物質的質量濃度比均限定為1:1 這一具體數值點,屬于非必要縮限保護范圍的情形。
(二)專利權人的意見和反證
針對上述無效宣告請求,專利權人提交了意見陳述書,并先后提交如下反證:
反證1,亞硫酸金鈉無氰電鍍金液的項目開發記錄復印件;
反證2,研發記錄中的《實驗數據記錄表》復印件;
反證3,專利權人相關資質證明復印件;
反證4,專利文獻CN102560572B;
反證5,“巰基羧酸類有機物對無氰亞硫酸鹽體系電鍍金的影響”,王吉成等,《電鍍與涂飾》第42卷17期。
專利權人認為,本專利不存在非正常申請情況。
具體理由要點如下:
1)無氰電鍍液含有微量添加劑可以對鍍液起到明顯作用,在電鍍領域屬于常識,光亮劑的過度使用會導致鍍層脆性,產生結合力不良問題。
2)關于證據4-6,首先,亞硫酸金鈉中Au屬于一價金離子,而Au(OH)3屬于三價金離子,不是同一種物質;其次,在電鍍過程中,對于絡合劑的使用量,可以依據實際情況調節;再次,由于亞硫酸鈉的不穩定性,本專利才并未使用亞硫酸鈉體系作為絡合劑;第四,在本體系中,由于亞硫酸鈉并非主要絡合劑,因而pH變化不會很大;最后,由于金鹽本身就是一種電解質,因此無需使用額外的導電鹽來滿足整個體系的導電要求。
3)證據4-6是早期的技術資料。電鍍這一傳統技術不斷升級創新,僅依據十六年前的資料來質疑本專利是不恰當的。
4)請求人沒有提供充分的證據證明本專利是非正常申請。
5)專利權人是一家專注于電鍍和化學鍍相關溶液,自主研發銷售一體化的國家專精特新小巨人企業,已經獲得了四十多項電鍍相關的發明專利證書。本項技術對應的產品是Au-Plating補充劑CZ602-2B/無氰鍍金金補充劑,從2019年開始立項,2021年開始穩定對外銷售,突破了該領域一直被國外競爭對手壟斷的局面。
(三)合議組的認定
經過核實,合議組對請求人證據1-7的真實性予以確認,并認為證據4-7的公開日均在本專利的申請日之前,可以作為本專利的現有技術。針對專利權人提交的反證1-3,由于專利權人沒有提交上述反證1-3的原件等可以用于證明反證1-3真實性的相關文件,因此,合議組對反證1-3的真實性不予認可。而反證4是專利文獻,反證5是期刊文獻,同時請求人對反證4-5的真實性亦沒有異議,經審查后,合議組對反證4-5的真實性予以了確認。
02 決定要點
合議組認為:以不符合專利法實施細則第十一條提出無效宣告請求時,為了防止權利濫用,減少無根據的爭議,確保專利制度的公正和效率,請求人應當結合提交的證據對其主張的理由進行具體說明,并承擔充分舉證的責任。
合議組具體分析如下:
首先,請求人應當依據《規范申請專利行為的規定》第三條所列事項,列明涉案專利的申請過程中存在何種弄虛作假的行為,并結合提交的證據對于不遵守誠實信用原則的行為進行具體說明,否則其無效宣告理由不予考慮。
其次,請求人的舉證應當達到足以證明涉案專利不是以真實發明創造活動為基礎提出、在申請過程中存在弄虛作假的程度,否則其無效宣告理由不能成立。
證據1是本專利的授權公告文本,證據2-3是專利權人的另外兩件涉及“無氰電鍍金液”的發明專利,證據1-3的公開內容之間不存在相互矛盾等情況,而且將兩種原料物質的質量濃度比限定為1:1的點值也是化學領域專利申請文件中常見的限定方式。證據4-7為書籍類文獻,其中公開了在亞硫酸鹽鍍金中通常使用的絡合劑、導電鹽及其濃度,以及電流密度等內容,然而其公開的技術方案與本專利有所區別,所采用的功能助劑組成也與本專利不同。因此證據4-7公開的內容尚不足以證明本專利的復合光亮劑等助劑不能用于電鍍金液,也不足以推翻本專利中技術信息的真實性和合理性。即請求人沒有提交足以證明本專利存在“編造發明創造內容”、“明顯不符合技術設計常理”或者“非必要縮限保護范圍”的事實證據。
因此,合議組最終認定請求人提交的證據尚不足以證明本專利在提出專利申請時未以真實發明創造活動為基礎,存在弄虛作假行為,以致違反誠實信用原則。請求人提出的本專利權利要求1-3不符合專利法實施細則第十一條的規定的無效宣告理由不能成立。
03 律師點評
(一)誠信原則的法律適用
2021年6月1日起施行的《專利法》引入了誠實信用原則,在第二十條第一款規定:“申請專利和行使專利權應當遵循誠實信用原則。”
《專利法實施細則》(以下簡稱“《細則》”)第十一條進一步規定:“申請專利應當遵循誠實信用原則。提出各類專利申請應當以真實發明創造活動為基礎,不得弄虛作假。”《細則》第六十九條明確將前述第十一條增列為無效宣告請求的理由。
國家知識產權局2023年12月21日公告的《關于施行修改后的專利法及其實施細則相關審查業務處理的過渡辦法》(“《過渡辦法》”)明確了修改前后的規定如何適用,其中,第九條第三款的特殊規定為:“自2024年1月20日起,請求人以不符合修改后的專利法實施細則第十一條的規定為理由,對國務院專利行政部門公告授予的專利權提出無效宣告請求的,國務院專利行政部門適用修改后的專利法實施細則第六十九條的規定進行審查。”
此外,2024年1月20日起施行的《專利審查指南》第二部分第一章第5節明確規定,專利是否符合專利法實施細則第十一條的規定,其評價標準適用《規范申請專利行為的規定》,第四部分第三章第4節(“無效宣告請求的合議審查”)更是將《細則》第十一條增列為合議組可以依職權進行審查的情形。與此同時,《規范申請專利行為的規定》對非正常申請專利的具體行為進行了較詳盡的羅列。
據此,在2024年1月20日以后,當無效理由涉及修改后的《細則》第十一條時,屬于《過渡辦法》第九條第三款特殊規定的情形,應當適用修改后的《細則》第六十九條的規定,而當無效理由不涉及《過渡辦法》特殊規定的情形時,則應當根據《過渡辦法》第一條,適用修改前專利法及其實施細則的規定。
總之,為規范專利申請行為,從源頭上促進專利質量的提升、維護良好的創新環境和市場秩序,《專利法》第二十條、《細則》第十一條引入誠實信用原則,《細則》第六十九條明確將細則第十一條增列為無效宣告請求的理由,并在《規范申請專利行為的規定》將非正常申請行為進一步細化,這是我國專利制度追求從“量”到“質”轉型的關鍵舉措。
(二)何為充分舉證?
自2024年1月20日《細則》生效以來,第11條炙手可熱,大量無效請求人在請求書中均試圖援引這一條款,第11條很快成為新穎性、創造性、非三性等常見理由之外的又一無效請求蹊徑。
本案的無效請求,就在2024年1月20日當天提出。但本案關于《細則》第11條的主張最終沒有得到國知局的支持。在本案中,國知局對“充分舉證”的字面解釋為“舉證應當達到足以證明涉案專利不是以真實發明創造活動為基礎提出、在申請過程中存在弄虛作假的程度”。通過分析在案證據,我們可以發現,基于專利文獻內容的對比、教科書內容的間接分析論證,在案證據既無法直接證明本專利與其他專利文件存在明顯矛盾,也無法直接證明專利方案與教科書中的相關方案存在可以比對的事實基礎。本案請求人的證據與待證事實之間存在較多“推測”成分,因此無法確切得出專利權人弄虛作假的肯定結論。
本案決定要點中提出的充分舉證責任在后續公開案例中不斷復現,傳達出國家知識產權局為確保專利制度的公正和效率,對這一原則條款的適用采取審慎態度。
例如,在第582876號決定(專利號:201410655309.4,決定日:2024年12月26日)中,合議組認為,請求人關于涉案專利不符合專利法實施細則第11條的主張不成立。理由是相關反應的發生符合本領域常規認知,請求人未提供證據證明相關反應不能發生,從而也無法證明2,6-二甲酚的添加對整體技術方案沒有實際意義,自然也不能據此認定申請人所提交專利申請的發明創造系為規避可專利性審查目的而故意形成的明顯不符合技術改進或設計常理,或者無實際保護價值的變劣、堆砌、非必要縮限保護范圍的發明創造。即使考慮請求人主張的證據結合其具體質疑理由,仍無法確定本專利存在未以真實發明創造活動為基礎、弄虛作假的情況。
再如,在第586075號決定(專利號:201680036207.1,決定日:2025年5月14日)中,合議組認為:在無效程序中,對于一項專利的申請是否違反誠實信用原則,請求人應當提出充分的理由或提供相應的證據予以證明,沒有證據或提交的證據不足以支持其主張的,應當承擔不利后果......請求人雖然認為本專利是專利權人為達到壟斷耗材市場的目的而對鋼筋捆扎機的耗材-卷軸進行認為的編造而形成的技術方案,但并未提供相應的證據予以證明;此外,請求人亦未提供相應的證據表明本專利并非以真實發明創造活動為基礎,存在編造、弄虛作假的情形。因此,在無充分的理由或相應證據存在的情況下,應當認為本專利遵循了誠實信用原則,符合專利法實施細則第11條的規定。
再如第587710號決定(專利號:201280014920.8,決定日:2025年06月23日)中,合議組認為,一方面,本專利判斷植物損傷所采用的方法為視覺判定(即目測),視覺判定本身就帶有較強的主觀因素;另一方面,任何實驗都不可避免受到偶然因素影響,對于一定程度上依賴實驗數據的發明而言,所測得的數據在有些情況下可能難以完全貼合理論曲線......在本專利表11還有大量實驗數據的情況下,單純基于其中化合物G的以上活性數據就認為本專利存在編造數據的行為,請求人舉證和說理尚不充分......“<8.75”是數值范圍,從數學邏輯上,其并不必然與GR80的“4.4”存在矛盾。請求人因此認為該數據屬編造數據,理由不成立......兩個實施例中化合物的施用方式不同,分別為葉面施用與水中施用,施用方式不同使得除草活性數據不同并非沒有可能。請求人因此即認為該數據為編造數據,理由不成立。綜上,該案合議組認為,專利法實施細則第11條涉及到對專利權人品德的評判,應當基于確切的證據和審慎的判斷,在請求人僅是懷疑而未提供確切證據且專利權人對此也能夠給出合理解釋的情況下,請求人關于本專利不符合專利法實施細則第11條的無效理由不能成立。
回顧《細則》第11條的請求人常見舉證內容,包括提交涉案專利授權公告文本,并與專利權人的其他國內外申請及授權專利進行對比;提交教科書、技術手冊等公知常識類證據分析論證。但在實際運用此類證據中,我們可以發現,請求人如果無法確切證明專利方案與權利人的其他方案明顯自相矛盾、或者專利方案明顯違背自然規律,此類證據就易產生推測或者主觀猜測的嫌疑,導致不滿足誠實信用條款隱含要求的“主觀故意”要件,導致證據最終不被合議組接受。
綜上可以看出,《細則》第11條審查中要求的“充分舉證”顯然高于初步證明標準,是否高于高度蓋然性證明標準,有待進一步的實踐探索。
(三)以《細則》第11條為無效理由的舉證思路
《細則》第11條相對于新穎性等條款更為嚴厲,還涉及對專利權人品德或是主觀故意的判斷,因此,除了舉證技術層面的證據外,還需充分舉證專利權人的主觀故意,以證明非正常申請行為具有高度可能性,才能說服合議組,并爭取做到舉證責任發生轉移。
以乾成律師辦理的第583749號無效決定(2024年1月23日提出,決定日:2025年3月7日)為例。在明確專利權人的非正常申請行為屬于《規范申請專利行為的規定》中的“抄襲現有技術”情形后,請求人通過證據A充分證明公證書所示設備構成涉案專利現有技術,同時還提交了另一組證據B,其中的勞動合同記錄了相關人員曾作為請求人現場工程師的相關職責和入職時間等信息,企業信用信息公示報告顯示相關人員二人從請求人處離職后,作為初始股東成立了專利權人公司。前述信息清晰、明確,請求人對證據來源、形式的說明也完整、清楚,因此在審理過程中導致舉證責任轉移。
在口審中,合議組明確要求專利權人對請求人的上述主張發表意見,告知其可針對專利權人是否涉及抄襲,以及涉案專利相關的研發過程、研發內容等進行答復和說明,也可于庭后指定期限內提交意見。但該案專利權人未發表意見,也未提交任何書面意見和反證。
最終,合議組認定專利權人在申請日之前即已知曉相關現有技術具有高度可能性,因此存在明知其為現有技術卻仍將其申請專利的主觀故意。最終認定涉案專利在申請過程中存在抄襲現有技術的行為,導致涉案專利不符合《細則》第11條的規定。
至今,以《細則》第11條為理由成功宣告無效的公開案例仍然較少,我們不妨對照分析以該理由駁回專利申請的首案。
在第1878153號復審請求審查決定中,在明確我國必須經過國家藥監局審批才可以在人體開展藥物臨床試驗,否則將無法通過合法途徑進行試驗前提下,經合議組查證,在藥物臨床試驗登記與信息公示平臺中并沒有關于該案復審請求人所述藥物臨床試驗的信息,即復審請求人并未取得進行藥物臨床試驗的合法手續,在此情形下通常無法進行真實的藥物臨床試驗。在此情形下,舉證責任發生了轉移。
在復審通知書已指出該問題,并明確要求該案復審請求人提供相應的證據證明其提供的臨床試驗數據來源于真實的發明創造的情況下,該案復審請求人仍未提交任何證據對此問題予以澄清,因此,最終合議組有合理理由認為該案復審請求人提交的藥物臨床試驗數據存在弄虛作假的情形,違反了誠實信用原則。
綜上,以《細則》第11條為理由請求宣告專利無效的“充分舉證+具體說明”要求更為嚴格,請求人證據內容應明確、直接,避免過多推論、分析和推測。例如,要力爭證明專利權人的不同專利方案之間明顯自相矛盾,并且自相矛盾的情形分別被編造出有益技術效果并申請專利權保護;再如,主管部門對臨床試驗有強制審批要求,而專利權人不能提供相應證據證明其技術方案經過了行政審批;再如,專利權人曾為請求人公司技術人員、在申請日前明確具有掌握現有技術方案具備高度可能性;等等。
04 結語
以《細則》第11條成功宣告非正常專利無效的全國首例案恰好為乾成律師代理,該案作為“新細則實施例”案件,目前也在等待北京知識產權法院甚至是最高人民法院給出司法視角的理解與適用。我們可以在法院給出權威意見后,繼續探討與《細則》第11條相關的實務問題。
特別聲明
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