編者按：今年8月，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專(zhuān)利局復(fù)審和無(wú)效審理部從2024年審結(jié)的案件中篩選出59件具有典型意義的案件，提煉成72條決定要點(diǎn)，發(fā)布《專(zhuān)利復(fù)審無(wú)效典型案件決定要點(diǎn)匯編（2024）》。乾成知識(shí)產(chǎn)權(quán)部組織團(tuán)隊(duì)成員對(duì)這59件決定進(jìn)行了研究，梳理出清晰易讀的案情簡(jiǎn)介，再加上有深度、有見(jiàn)解的律師點(diǎn)評(píng)，供業(yè)界參考。今天請(qǐng)看宋獻(xiàn)濤律師對(duì)其中一個(gè)案件的解讀。
2024年度專(zhuān)利復(fù)審無(wú)效典型案件決定要點(diǎn)14涉及“使用專(zhuān)利文件作為對(duì)比文件時(shí)其引證文件的作用”，對(duì)應(yīng)案件為第1542977號(hào)復(fù)審決定，案件基本信息如下：
下面是我們梳理的案情簡(jiǎn)介，還有律師點(diǎn)評(píng)：
一、案情簡(jiǎn)介
二、決定要點(diǎn)
三、律師點(diǎn)評(píng)
（一）專(zhuān)利文件作為對(duì)比文件時(shí)，其引證文件中與該對(duì)比文件密切相關(guān)的內(nèi)容，可以作為該對(duì)比文件公開(kāi)的內(nèi)容
（二）本案中為何不直接將引證文件用作最接近的現(xiàn)有技術(shù)
（三）“引證”與“援引加入”的協(xié)調(diào)
01 案情簡(jiǎn)介
本復(fù)審決定涉及申請(qǐng)?zhí)枮?02080076736.0，名稱(chēng)為“配置具有SDR能力的用戶(hù)裝備”的PCT發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)（下稱(chēng)本申請(qǐng)），申請(qǐng)人為德國(guó)電信股份有限公司，本申請(qǐng)的國(guó)際申請(qǐng)日為2020年10月28日，優(yōu)先權(quán)日為2019年10月31日，進(jìn)入國(guó)家階段日為2022年04月29日，公開(kāi)日為2022年06月17日。
駁回決定中引用的最接近現(xiàn)有技術(shù)為對(duì)比文件1，公開(kāi)號(hào)為US2009067367A1，公開(kāi)日為2009年03月12日。對(duì)比文件1說(shuō)明書(shū)中引用了一篇引證文件，為日本專(zhuān)利申請(qǐng)JP2001061186A（下稱(chēng)引證文件1），其公開(kāi)日為2001年03月06日，在對(duì)比文件1的申請(qǐng)日之前已經(jīng)公開(kāi)。
實(shí)質(zhì)審查階段，駁回理由為：本申請(qǐng)相對(duì)于對(duì)比文件1和本領(lǐng)域的慣用手段的結(jié)合不具備專(zhuān)利法第22條第3款規(guī)定的創(chuàng)造性。
復(fù)審期間，申請(qǐng)人對(duì)權(quán)利要求書(shū)進(jìn)行過(guò)修改，最后一次修改的權(quán)利要求1如下：
1.一種用于配置具有軟件定義的無(wú)線(xiàn)電SDR能力的用戶(hù)裝備的方法，包括以下步驟：
所述具有SDR能力的用戶(hù)裝備從無(wú)線(xiàn)電接入網(wǎng)無(wú)線(xiàn)地加載(904、1904)SDR程序；
所述具有SDR能力的用戶(hù)裝備執(zhí)行(904、1904)所加載的SDR程序，所述SDR程序在執(zhí)行時(shí)將所述具有SDR能力的用戶(hù)裝備配置成支持所需的無(wú)線(xiàn)通信技術(shù)；
所述具有SDR能力的用戶(hù)裝備使用專(zhuān)用SDR配置信道(700、1101、1110)來(lái)加載所述SDR程序，所述專(zhuān)用SDR配置信道(700、1101、1110)處于與由所需的無(wú)線(xiàn)通信技術(shù)定義的任何通信信道(800、810、1200、1210)不同的頻率，其中
所述無(wú)線(xiàn)電接入網(wǎng)廣播包括指向所述SDR程序的位置的指針的信標(biāo)(600、601、602、603、604、605)，所述位置包括所述專(zhuān)用SDR配置信道(700)或所述專(zhuān)用SDR配置信道(700)的子信道，其中所述信標(biāo)(600、601、602、603、604、605)以不同頻率來(lái)廣播，和/或多個(gè)不同的信標(biāo)(600、601、602、603、604、605)以單個(gè)頻率來(lái)廣播，和/或多個(gè)不同的信標(biāo)(600、601、602、603、604、605)以不同頻率來(lái)廣播；
所述具有SDR能力的用戶(hù)裝備掃描(901)預(yù)定頻譜以搜索所廣播的信標(biāo)(600、601、602、603、604、605)；
所述具有SDR能力的用戶(hù)裝備接收(902)所廣播的信標(biāo)(600、601、602、603、604、605)并調(diào)諧(903)到由所述指針指向的所述專(zhuān)用SDR配置信道(700)或其子信道以用于加載所述SDR程序。
復(fù)審決定繼續(xù)引用對(duì)比文件1（US2009067367A1）作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)。
合議組認(rèn)為：
對(duì)比文件1公開(kāi)了“帶外”方式，即借助于獨(dú)立于當(dāng)前系統(tǒng)的“通用”信道，可以用來(lái)實(shí)現(xiàn)操作軟件的下載。對(duì)于“帶外”軟件下載的具體實(shí)例，對(duì)比文件1給出明確指引：引證日本專(zhuān)利申請(qǐng)No.2001061186。
關(guān)于日本專(zhuān)利申請(qǐng)No.2001061186（即JP2001061186A，引證文件1），其公開(kāi)日為2001年03月06日，在對(duì)比文件1的申請(qǐng)日之前。引證文件1公開(kāi)的方案涉及通過(guò)下載信道下載軟件的方法，其說(shuō)明書(shū)第9-88段記載了，無(wú)線(xiàn)終端根據(jù)下載頻道的信息轉(zhuǎn)移到下載頻道并下載實(shí)際需要的軟件，安裝所述軟件后能夠利用相應(yīng)無(wú)線(xiàn)通信系統(tǒng)進(jìn)行通信，其中下載信道是專(zhuān)用的，可以具有預(yù)先統(tǒng)一的物理層的規(guī)格。可見(jiàn)，引證文件1公開(kāi)的內(nèi)容與對(duì)比文件1引證的內(nèi)容相符。因此，引證文件1應(yīng)當(dāng)視為對(duì)比文件1公開(kāi)內(nèi)容的一部分。
在此基礎(chǔ)上，合議組進(jìn)行比對(duì)分析后認(rèn)為，對(duì)比文件1公開(kāi)了權(quán)利要求1的主題名稱(chēng)，引證文件1公開(kāi)了不帶下劃線(xiàn)的其余內(nèi)容，帶下劃線(xiàn)、不加粗的內(nèi)容為區(qū)別特征（1），帶下劃線(xiàn)、加粗的內(nèi)容為區(qū)別特征（2）。
由上述區(qū)別特征，合議組確定權(quán)利要求1實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題是：如何更便捷且可靠地獲取網(wǎng)絡(luò)下發(fā)的信息以及如何避免干擾。
對(duì)于區(qū)別特征（1），根據(jù)上文可知，引證文件1與權(quán)利要求1的方案均涉及用戶(hù)裝備通過(guò)預(yù)定頻譜獲取網(wǎng)絡(luò)下發(fā)的SDR程序的位置的信息，二者的區(qū)別僅在于在預(yù)定頻譜上的信息下發(fā)和接收方式。對(duì)此，引證文件1說(shuō)明書(shū)第51段還公開(kāi)了，通過(guò)廣播信道發(fā)送關(guān)于下載頻道的信息，信息量非常小，可以使用比較低速的通信路徑發(fā)送。在此基礎(chǔ)上，本領(lǐng)域技術(shù)人員有動(dòng)機(jī)對(duì)該方案進(jìn)行改進(jìn)，使用更便捷的方式實(shí)現(xiàn)對(duì)信息量較小的網(wǎng)絡(luò)下發(fā)信息的發(fā)送和接收。此外，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)廣播的信標(biāo)中的指針指示信息，以及用戶(hù)裝備掃描預(yù)定頻譜從廣播的信標(biāo)中獲得網(wǎng)絡(luò)下發(fā)的信息，這是本領(lǐng)域的慣用手段。因此現(xiàn)有技術(shù)整體上已經(jīng)給出了改進(jìn)的技術(shù)啟示，本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到對(duì)于引證文件1的信道信息進(jìn)行下發(fā)的替代方式，即可以通過(guò)廣播的信標(biāo)中的指針來(lái)指向SDR程序的位置，使得用戶(hù)裝備通過(guò)掃描預(yù)定頻譜即可搜索并接收廣播的信標(biāo)中的信息。在廣播信標(biāo)時(shí)，以不同頻率來(lái)廣播所述信標(biāo)、以單個(gè)頻率來(lái)廣播多個(gè)不同的信標(biāo)、以不同頻率來(lái)廣播多個(gè)不同的信標(biāo)，這均是本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)需要作出的常規(guī)選擇。此外，通過(guò)子信道加載SDR程序也是本領(lǐng)域的慣用手段。
對(duì)于區(qū)別特征（2），引證文件1公開(kāi)了使下載信道“采用與現(xiàn)有的無(wú)線(xiàn)通信系統(tǒng)不同的幀格式/協(xié)議”，從而“構(gòu)成與現(xiàn)有的無(wú)線(xiàn)通信系統(tǒng)完全不同的信道”（說(shuō)明書(shū)56-63、83段），也就是給出了在現(xiàn)有無(wú)線(xiàn)通信系統(tǒng)的信道之外，單獨(dú)設(shè)計(jì)下載信道的技術(shù)啟示。二者的區(qū)別僅在于，基于何種目的而單獨(dú)設(shè)計(jì)下載信道。然而，避免信道間干擾是本領(lǐng)域在信道設(shè)計(jì)時(shí)的普遍追求，而通過(guò)頻率隔離的方式避免信道間干擾是本領(lǐng)域公知的手段。因此，基于避免信道間干擾的目的，結(jié)合引證文件1公開(kāi)的對(duì)于下載信道的設(shè)計(jì)方式，本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到，使得專(zhuān)用SDR配置信道處于與由所需的無(wú)線(xiàn)通信技術(shù)定義的任何通信信道不同的頻率。
因此，在對(duì)比文件1的基礎(chǔ)上結(jié)合本領(lǐng)域的慣用手段從而獲得該權(quán)利要求所請(qǐng)求保護(hù)的技術(shù)方案，對(duì)于本領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是顯而易見(jiàn)的，權(quán)利要求1的技術(shù)方案不具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，不具備專(zhuān)利法第22條第3款所規(guī)定的創(chuàng)造性。
合議組還認(rèn)為，從屬權(quán)利要求的附加技術(shù)特征要么是本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到的，要么已經(jīng)被引證文件1公開(kāi)。所以，其他權(quán)利要求相對(duì)于對(duì)比文件1和本領(lǐng)域的慣用手段的結(jié)合不具備專(zhuān)利法第22條第3款規(guī)定的創(chuàng)造性。
02 決定要點(diǎn)
如果專(zhuān)利文件說(shuō)明書(shū)中引證了反映其背景技術(shù)的文件，且該引證文件滿(mǎn)足《專(zhuān)利審查指南》相關(guān)規(guī)定的要求，則認(rèn)為該專(zhuān)利文件說(shuō)明書(shū)記載了該引證文件中的相關(guān)內(nèi)容。當(dāng)使用該專(zhuān)利文件作為對(duì)比文件時(shí)，對(duì)于其引證文件中與該專(zhuān)利文件密切相關(guān)的內(nèi)容，可以作為對(duì)比文件公開(kāi)的內(nèi)容，并未超出當(dāng)事人的合理預(yù)期。
值得注意的是，上述決定要點(diǎn)并非無(wú)效決定書(shū)中原始的決定要點(diǎn)，而是本次《要點(diǎn)匯編》發(fā)布時(shí)重新提煉出來(lái)的?？梢?jiàn)，復(fù)審和無(wú)效審理部經(jīng)集體研究后，認(rèn)為上述要點(diǎn)更具有典型意義，能夠更廣泛地指導(dǎo)其他類(lèi)似案件的審理。
03 律師點(diǎn)評(píng)
（一）專(zhuān)利文件作為對(duì)比文件時(shí)，其引證文件中與該對(duì)比文件密切相關(guān)的內(nèi)容，可以作為該對(duì)比文件公開(kāi)的內(nèi)容
在復(fù)審決定的理由部分，合議組認(rèn)為：引證文件1公開(kāi)的內(nèi)容與對(duì)比文件1引證的內(nèi)容相符，因此，引證文件1應(yīng)當(dāng)視為對(duì)比文件1公開(kāi)內(nèi)容的一部分。
對(duì)此，《要點(diǎn)匯編》第14點(diǎn)重新表述為：當(dāng)使用該專(zhuān)利文件作為對(duì)比文件時(shí)，對(duì)于其引證文件中與該專(zhuān)利文件密切相關(guān)的內(nèi)容，可以作為對(duì)比文件公開(kāi)的內(nèi)容，并未超出當(dāng)事人的合理預(yù)期。
根據(jù)筆者多年的經(jīng)驗(yàn)觀(guān)察，專(zhuān)利文件通常是在引證文件的基礎(chǔ)上進(jìn)行借鑒和改進(jìn)，所以相比引證文件有相同的地方，但也有差異，常見(jiàn)的兩種形式為添加型和置換型。我們不妨假設(shè)引證文件中的技術(shù)特征為ABC，添加型是指在引證文件的基礎(chǔ)上添加新的特征，例如，添加技術(shù)特征D之后形成ABCD的方案，置換型是指將引證文件中的某特征置換為其他特征，例如，將技術(shù)特征C置換為D之后形成ABD的方案。
對(duì)于添加型，可以認(rèn)為引證文件的ABC屬于專(zhuān)利文件公開(kāi)內(nèi)容的一部分；對(duì)于置換型，可以認(rèn)為引證文件的AB屬于專(zhuān)利文件公開(kāi)內(nèi)容的一部分，但不宜認(rèn)為C屬于專(zhuān)利文件公開(kāi)內(nèi)容的一部分，因?yàn)閷?zhuān)利文件舍C取D的行為已經(jīng)給出了明確指引。
可見(jiàn)，引證文件1中有些內(nèi)容可以視為對(duì)比文件1公開(kāi)內(nèi)容的一部分，但另一些內(nèi)容可能不宜視為對(duì)比文件1公開(kāi)內(nèi)容的一部分。因此，《要點(diǎn)匯編》14的表述“引證文件中與該專(zhuān)利文件密切相關(guān)的內(nèi)容，可以作為對(duì)比文件公開(kāi)的內(nèi)容”，更為準(zhǔn)確合理。
（二）為何不直接將引證文件用作最接近的現(xiàn)有技術(shù)
筆者讀完復(fù)審決定，第一印象就是，似乎應(yīng)該將引證文件1（而不是對(duì)比文件1）作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，理由有二：
首先，對(duì)比文件1只是公開(kāi)了權(quán)利要求1的主題名稱(chēng)，而主題名稱(chēng)是抽象概括的，已經(jīng)被下面的技術(shù)特征具體體現(xiàn)了，所以，如果引證文件1公開(kāi)了大部分具體技術(shù)特征，則必然公開(kāi)了主題名稱(chēng)。
其次，權(quán)利要求1的大部分技術(shù)特征被引證文件1公開(kāi)，大部分從屬權(quán)利要求的附加技術(shù)特征也被引證文件1公開(kāi)，而對(duì)比文件1公開(kāi)技術(shù)特征的數(shù)量少的可憐，這充分說(shuō)明引證文件1公開(kāi)技術(shù)特征的數(shù)量最多，與本專(zhuān)利申請(qǐng)技術(shù)領(lǐng)域相同或者相近，與本專(zhuān)利申請(qǐng)要解決的技術(shù)問(wèn)題關(guān)聯(lián)度高。
當(dāng)然，可能是因?yàn)樵趯?shí)質(zhì)審查過(guò)程中審查員已經(jīng)選定對(duì)比文件1作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，導(dǎo)致合議組不宜在復(fù)審階段改換引證文件1作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)。但考慮到本案中對(duì)比文件1和引證文件1的關(guān)系，筆者認(rèn)為，若以引證文件1作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，說(shuō)理可能更順暢。
（三）“引證”和“援引加入”的協(xié)調(diào)
“引證”和“援引加入”規(guī)定在《專(zhuān)利審查指南》的不同章節(jié)，但在英文語(yǔ)境下具有相同的表述，都是incorporated by reference，涉及的問(wèn)題也是相同的，都是一份文件以引用的方式指向另一份文件中的內(nèi)容。因此，筆者建議協(xié)調(diào)“引證”和“援引加入”的關(guān)系，避免出現(xiàn)厚此薄彼的情況。
特別聲明
本文及其內(nèi)容僅為交流探討目的，均為律師個(gè)人觀(guān)點(diǎn)，不代表乾成律師事務(wù)所或其律師出具的法律意見(jiàn)、建議或決策依據(jù)。本文任何文字、圖片、音視頻等內(nèi)容，未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載或引用，請(qǐng)聯(lián)系公眾號(hào)后臺(tái)取得授權(quán)，并于轉(zhuǎn)載時(shí)明確注明來(lái)源及作者信息。
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